Uso ilícito de marca en Google Adwords

Hace apenas unos días, hemos tenido conocimiento de la  sorprendente Sentencia del Juzgado núm. 1 de lo Mercantil de Alicante y de Marca Comunitaria núm. 169/2013, de fecha 31 de octubre de 2013. En ella el Magistrado, Don Rafael Fuentes Devesa, expone y falla que el uso del nombre de una marca como palabra clave en un servicio remunerado de referenciación en Internet (el más conocido y al que se refiere la Sentencia es el de Google AdWords) para publicitar otra marca o empresa competidora como anuncio patrocinado, no supone un uso ilícito de la marca, ni un acto de competencia desleal.
El Magistrado llega a esta conclusión tras el análisis de la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia Europeo durante estos últimos años.
Así, y en el caso concreto, la demandante había contratado en el servicio remunerado de referenciación denominado “AdWords” de Google, un paquete de palabras clave o keywords entre las que se incluía la marca titularidad de la demandada.
Según el Magistrado, para determinar si este uso de la marca por parte del demandando menoscaba el derecho del titular de la marca, debe estarse a las siguientes circunstancias o funcionalidades de la marca:
1.- Función de indicación del origen de la marca: Para que se considere vulnerado el origen de la marca debe causarse confusión al consumidor, entendiendo por confusión que el consumidor no sepa diferenciar la procedencia de los productos, es decir, si se trata del titular de la marca o de un competidor o imitador. En este sentido, el Juez entiende que, puesto que los anuncios de Google aparecen en una posición y color conocido por un internauta medio que, según él, es capaz de discernir entre los resultados naturales de la búsqueda y los mensajes publicitarios, y que el anuncio patrocinado no incluye el nombre de la marca del demandante, no se causa confusión respecto a la procedencia de los productos, ni a la existencia de un vínculo económico entre el anunciante y el titular de la marca y, por tanto, no se vulnera la función de indicación del origen de la marca.
2.- Función de publicidad de la marca: El Juez entiende que cuando un internauta introduce el nombre de una marca, dicha marca aparece entre las primeras posiciones (de forma natural, sin tener que pagar por ello, mediante el posicionamiento natural de Google) y por tanto, pese a que sus competidores puedan comprar el nombre de la marca como palabra clave para conseguir un buen posicionamiento en Google, la función de publicidad de la marca no se está vulnerando y más, cuando el nombre de la marca no aparece dentro del anuncio en cuestión (del anuncio patrocinado por el competidor).
3.- Función de inversión de la marca: Esta función de la marca se refiere a que el uso de la marca no suponga un obstáculo esencial para que el titular de la marca pueda adquirir o conservar su reputación/renombre o atraer clientela fija. En este sentido Su Señoría considera que el uso de Google Adwords del nombre de la marca por parte de la competencia, no supone la pérdida de reputación, ni del renombre de la marca, solo sería así, en caso de suponer la vulgarización de la marca, pero no es el caso.
Por último, la Sentencia establece que el caso enjuiciado no supone un acto de competencia desleal por parte de la demandada y ello, en base a que, y citamos textualmente: “Cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de  los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por los demás las funciones de la mencionada marca, procede concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por tanto, se realiza con justa causa”.
A nuestro entender dicha resolución es, cuanto menos, sorprendente, ahora, habrá que esperar a ver si es recurrida o no y si sienta doctrina o no, es decir, si a partir de ahora todas las resoluciones al respecto van a ir enfocadas en el mismo sentido o no.
Eva Muñoz Deiros, Abogada Esfera Legal

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